Miguel Ortego Ruiz

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») ha resuelto en contra de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual («EUIPO») y el Tribunal General de la Unión Europea(«TGUE») que la expresión «Fack Ju Göethe» (Fuck you Göethe) puede ser registrado como marca de la Unión.

Origen del asunto

La productora Constatin Film Produktion, productora del largometraje (comedia) «Fack Ju Göethe» solicitó en 2015 el registro como marca de la UE, en forma denominativa, del título de la películade ante la EUIPO. Lo hizo en varias clases de la Clasificación de Niza (Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada), tales como las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41.

Ese mismo año, la EUIPO rechazó la solicitud de registro de conformidad con el art. 7.1.f) del Reglamento sobre marca de la Unión Europea («RMUE») que reza como sigue: «las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres». Constantin recurrió la resolución y la resolución del mismo por parte de la Oficina de Registro rechazó de nuevo las pretensiones de la productora.

En esta situación, Constantin interpuso una demanda ante la Secretaria del Tribunal General de UE con fecha 2017 solicitando la anulación de la resolución de la EUIPO en base a la infracción de sendos artículos, 7.1.f) y 7.1.b) del RMUE. El TGUE desestimó los dos motivos y, en consecuencia, el recurso en su totalidad. La productora recurre ante el TJUE.

Fase ante el TJUE

Los motivos alegados ante el TJUE son tres: (i) la infracción del art. 7.1.f) del RMUE; (ii) la violación del principio de igualdad de trato; y (iii) la vulneración de los principios de seguridad y de buena administración.

Ante el primer motivo, el TJUE recuerda que el TGUE denegó el registro de la marca no por ser contrario al orden público sino por ser contrario a las buenas costumbres. Como quiera que el RMUE no define «buenas costumbres» éste debe interpretarse a la luz de su significado habitual en el contexto que se usa.

El TJUE sostiene que el examen de un signo que pretende su registro como marca, especialmente para determinar si es contrario a las buenas costumbres, se han de analizar «todos los elementos propios del caso». En el caso que nos ocupa, que se considere de mal gusto no basta para considerarlo contrario al art. 7.1.f) del RMUE. «Para determinar si esto es así, procede tomar como referencia la percepción de una persona razonable con una sensibilidad y tolerancia medias, teniendo en cuenta el contexto en que dicha persona pueda verse expuesta a la marca y, en su caso, las circunstancias particulares específicas de esa parte de la Unión. En este sentido, resultan relevantes elementos tales como los textos legislativos y las prácticas administrativas, la opinión pública y, en su caso, la manera en que el público destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares, así como cualquier otro elemento que permita evaluar la percepción de ese público» (apartado 42º)

El TJUE entiende que el análisis del asunto por el TGUE se basó en la expresión inglesa «fuck you» acompaña del apellido Göethe, transcripción fonética distinta del alemán. Entiende el Alto Tribunal, que este hecho vició todo el razonamiento del Tribunal de Instancia de la UE, toda vez que «el público en general de habla alemana no percibe el signo denominativo «Fack Ju Göhte» como moralmente inaceptable» (apartado 53º).

Por ello, concluye que «la interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 207/2009, a las que se ha consagrado el Tribunal General en la sentencia recurrida, están viciadas por errores de Derecho, que son suficientes en sí mismos para estimar el primer motivo de casación, sin que sea necesario examinar las restantes alegaciones formuladas por la recurrente en apoyo de dicho motivo» y anula la sentencia de instancia sin que proceda analizar los motivos de casación segundo y tercero (apartado 57º)

Consecuencia de todo lo anterior, se anula la STGUE, la Sala Quinta de la EUIPO y condena en costas a la oficina de registro que deberá sufragar todos los gastos de Costantin.

¿Qué dice la normativa aplicable?

La norma fundamental es el REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada), cuyo artículo 4º manifiesta:

Artículo 4

Signos que pueden constituir una marca de la Unión

«Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.»

Los motivos o razones para denegar el registro de una solicitud de marca están recogidos en los Arts. 7 (absolutos) y 8 (relativos):

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

«1. Se denegará el registro de:

1. a)  los signos que no sean conformes al artículo 4;

2. b)  las marcas que carezcan de carácter distintivo;

3. c)  las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

4. d)  las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

5. e)  signos constituidos exclusivamente por:

   1. i)  la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,

   2. ii)  la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,

   iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»);

las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;

las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;

las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.»

Artículo 8

Motivos de denegación relativos

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

A efectos del apartado 1, se entenderá por «marcas anteriores»:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i)  las marcas de la Unión,

ii)  las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,

iii)  las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,

iv)  las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Unión;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5.de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

6. Mediando oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas:

i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente,

ii) la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.»

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